美國得克薩斯州東區(qū)法院近期的一項判決，進一步闡明了羅德尼·吉爾斯特拉普法官（Judge Rodney Gilstrap）對于專利權(quán)人依據(jù)《歐洲電信標準協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)信息聲明及許可聲明》（簡稱“ETSI許可聲明”）所作承諾的解釋。然而，這一裁決同時也引發(fā)了標準必要專利權(quán)利人方面的一些疑問。
一年多前，我們曾探討法國法和加州法將如何解釋專利權(quán)人依據(jù)ETSI許可聲明所作出的承諾。相關(guān)的深入分析可參見此處[1]，而發(fā)表于 IPWatchdog 上的摘要版本則見[2]此處。從宏觀層面來看，我們從兩個角度對該問題進行了探討：一是，在缺乏實施方參與的情形下，權(quán)利人是否仍可履行其義務；二是，履行該義務是否以實施方的積極配合為前提。
我們曾參考的一個判決是吉爾斯特拉普法官在HTC Corporation、HTC America Inc訴Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Ericsson Inc[3]一案中的備忘意見書與最終判決（案號：6:18-CV-00243-JRG，美國得克薩斯州東區(qū)法院，2019年），其判決要點如下（重點為原文所加）：
“最后，法院認為，根據(jù)法國法律，作為ETSI成員并依據(jù)其知識產(chǎn)權(quán)政策第6.1條提交許可聲明的一方，通過以下任一方式，即可履行其FRAND義務：（1）提出一項基于FRAND條款和條件的許可，或（2）本著誠信原則協(xié)商FRAND許可協(xié)議?！?br/>針對這一裁決，我們曾指出，為履行向ETSI作出的承諾，“顯然并不需要實施方的參與，至少在通過提供FRAND許可來履行義務的情形下是如此?！贝送?，我們還指出，“即便實施方缺乏合作意愿，在某些情況下也可能滿足‘誠信協(xié)商’這一要素，例如，專利權(quán)人提出在合理條款和條件下進行仲裁；但這一點在該裁決中尚不明確?！?然而，考慮到吉爾斯特拉普法官的最新判決情況，事情似乎已經(jīng)發(fā)生了變化。
關(guān)于義務解除的雙方立場
根據(jù)美國得克薩斯州東區(qū)馬歇爾分院于2024年1月22日作出的《備忘意見與裁定書》[4]（MEMORANDUM OPINION AND ORDER），法院審理了三星提出的《依據(jù)聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則第44.1條[5]關(guān)于法國法的認定申請》。案件名稱為G+ Communications, LLC訴Samsung Electronics Co.、Samsung Electronics America, Inc.，案號：2:22-CV-00078-JRG（美國得克薩斯州東區(qū)法院）。三星所請求的認定之一為：
“法國法不允許標準必要專利聲明人單方面解除（從而規(guī)避）其不可撤銷的FRAND義務，包括其誠信協(xié)商的義務以及在FRAND條款下許可所聲明專利的義務?！?br/>”
為支持其主張，三星援引了G+方專家的證言，指出其明確承認向ETSI作出的承諾具有不可撤銷性。此外，三星還引用了ETSI許可聲明中的“不可撤銷承諾”措辭，并指出G+并未引用任何允許該項承諾被解除的判例。
相反，G+主張如下：（1）“根據(jù)法國法，在存在互為對價義務的情況下，一方未履行義務將使對方有權(quán)免責”；（2）“三星與G+雙方均負有誠信協(xié)商達成 FRAND 許可的義務……一方未能誠信協(xié)商將導致另一方的協(xié)商義務被中止”；（3）“法國法確實為SEP權(quán)利人提供了一種永久解除其義務的機制?！标P(guān)于第三點，G+的專家引用了《法國民法典》第1345-2條[6]作為依據(jù)。
對此，三星在其回復意見中試圖區(qū)分其自身專家的陳述：“在互為對價的義務關(guān)系中，一方未履行其義務時，另一方可以要求解除合同，或暫停履行其自身義務”（原文強調(diào)），三星認為此類原則不適用于FRAND授權(quán)流程，因為：“FRAND授權(quán)流程在本質(zhì)上有別于典型的雙邊合同談判，其主要依賴于SEP權(quán)利人遵守其承諾，并最終達成一項在FRAND條款下的許可協(xié)議”， 而這也是三星方專家在證言中所強調(diào)的內(nèi)容。
在隨后的再回復意見（sur-reply）中，G+對三星所提出的“普通雙邊合同原則不適用于向ETSI作出的承諾”的觀點提出了質(zhì)疑。
得州法院的裁定
在某種意義上“折中處理”了雙方爭議，得克薩斯州法院認定：“在協(xié)商FRAND許可過程中，誠信協(xié)商義務可以被暫時中止”，理由是雙方專家均一致認為，在協(xié)商FRAND受限專利許可的過程中，雙方“均負有誠信協(xié)商的互為義務”，并且“一方未能履行其誠信協(xié)商義務時，另一方的義務可被中止”。法院在腳注中進一步解釋如下：
“需要明確的是，誠信協(xié)商義務的中止，等同于協(xié)商義務本身的中止。法院未發(fā)現(xiàn)任何法國或其他國家的法律依據(jù)，要求一方在其談判對象已淪為惡意協(xié)商行為的情形下，仍必須繼續(xù)與其進行談判。”
關(guān)于三星提出的“不可撤銷性”主張，吉爾斯特拉普法官認為，該主張依賴于對“不可撤銷”（irrevocable）一詞的不合理適用。此外，法院還指出三星關(guān)于“不適用普通雙邊合同原則”的立場缺乏支持（原文強調(diào)）：
“SEP權(quán)利人確實負有在FRAND條款下進行許可、并本著誠信協(xié)商此類許可協(xié)議的義務。這些義務的‘不可撤銷性’是指SEP權(quán)利人不能撤回或取消其義務。然而，這種不可撤銷的性質(zhì)并不意味著這些義務是靜態(tài)的。三星未能援引任何法國法律依據(jù)，表明不可撤銷的承諾不能被中止。就此方面而言，三星的主張未能令法院信服?！?br/>對該裁定的分析
雖上述裁定引發(fā)了諸多問題。
首先和最重要的，該裁定似乎顯著收窄了權(quán)利人滿足其向ETSI作出承諾的方式，而并未對此加以解釋。首先值得指出的是，該義務在文中被表述為“以FRAND條款許可[權(quán)利人]的標準必要專利的義務”（an obligation to license [a patent owner’s] SEPs on FRAND terms），而在另處又稱為“以 FRAND 條款許可一項標準必要專利的義務”（the obligation to license an SEP on FRAND terms）（以上均為原文強調(diào)）。然而，法院本身已承認許可談判“需要雙方共同參與”（即“兩個人才能跳探戈”）。結(jié)合吉爾斯特拉普法官的判決全文，其更準確的理解應是：專利權(quán)人向ETSI作出的承諾，是指其負有“本著誠信協(xié)商達成FRAND許可的義務”（原文強調(diào)）。該表述在判決中以不同措辭多次出現(xiàn)。盡管這一理解與HTC v. Ericsson一案中所確立的第二種履行方式是一致的，但我們的問題是：通過提供一份符合FRAND條款和條件的許可協(xié)議來履行義務的方式，究竟發(fā)生了什么變化？
更令人困惑的是，法院并未明確解釋義務“被中止”所帶來的后果。根據(jù)《備忘意見與裁定書》，“在一方當事人以誠信參與FRAND許可談判、而其交易對方卻惡意協(xié)商的情形下，中止該當事人的義務在實踐與邏輯上都是合理的”；“但當交易對方停止惡意行為后，達成FRAND許可的障礙即被移除，協(xié)商必須得以繼續(xù)（并本著誠信原則）進行。”（以上為原文強調(diào)）然而，如果法院將對ETSI的承諾解釋為包含對既往侵權(quán)行為免責的義務（如其此前曾如此認定，見此處[7]），而又無視實施方此前的不誠信行為，那么義務的中止不僅不能遏制“拒不許可”行為，反而會助長其發(fā)生。原因在于，與普通商品銷售合同不同，技術(shù)（即專利）早已被實施，因此，若實施方在拖延過程中仍不會因此失去按FRAND條款獲許的權(quán)利（例如，不會因故意侵權(quán)而面臨超F(xiàn)RAND賠償責任），那其就幾乎沒有任何激勵去主動支付許可費。也許是為了表明此項承諾并不適用于實施方在未誠信協(xié)商期間的行為，法院進一步指出，中止義務的作用在于“防止誠信一方被其對方利用”，并且“這種中止機制可以對抗……拒不許可行為（holding out）的影響”。對于拒不許可行為問題，吉爾斯特拉普法官指出：“拒不許可行為，是指標準實施方無視SEP權(quán)利人的要求，‘因為其被追究的概率極低’”；“若發(fā)生此類拒不許可行為，SEP權(quán)利人即有權(quán)尋求合法救濟?！?但這一“合法救濟”的具體含義卻并不明確。
最后，法院對ETSI承諾履行方式的收窄，似乎受到三星關(guān)于“不可撤銷性”主張的影響。恕難茍同：義務是否可撤銷，與該義務能否履行、進而得以解除或免責，并無直接關(guān)聯(lián)。舉例而言，一個人可以作出不可撤銷的承諾去給鄰居的馬烙印，但這并不意味著該義務不可通過履行方式解除，或因客觀障礙（例如鄰居拒不允許進入其土地）而免責。事實上，“不可撤銷性”僅意味著在缺乏合法抗辯理由的情況下，義務人不得單方面拒絕履行而不構(gòu)成違約。
正如所羅門王早已明白的那樣，試圖把‘孩子劈成兩半’[8]終究只會兩敗俱傷。
補充說明：關(guān)于違反誠信協(xié)商義務在法國法下的可賠償損失
為內(nèi)容完整起見，盡管與前述主要爭點無直接關(guān)聯(lián)，吉爾斯特拉普法官還根據(jù)三星的請求作出認定，認為根據(jù)法國法，在違反ETSI許可聲明所要求的誠信協(xié)商義務的情形下，訴訟費用及律師費屬于可賠償損失（原文強調(diào)）：
“在就一項已被納入采納標準的專利（即標準必要專利）進行許可談判的過程中，如果任一談判方（包括專利權(quán)人或標準實施方）未能誠信協(xié)商，從而導致無法達成一項符合公平、合理和非歧視（FRAND）條款的許可協(xié)議，那么未能誠信協(xié)商的一方需向另一方賠償因此違約所產(chǎn)生的任何合理損失，包括但不限于律師費用和訴訟成本?！?br/>值得特別注意的是，這一誠信協(xié)商義務適用于專利權(quán)人，也同樣適用于聲稱希望獲得FRAND許可的標準實施方。
注釋：
[1]https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4284149
[2]https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/id=153530/
[3]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/02/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-3.pdf
[4]https://casetext.com/case/g-commcns-v-samsung-elecs-co-6?q=G%2B%20v.%20Samsung%202024&sort=relevance&p=1&type=case&tab=keyword&jxs=&resultsNav=false
[5]https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-vi-trials/rule-44-1-determining-foreign-law/
[6]https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032035281
[7]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[8]“把孩子劈成兩半”這個典故來源于《圣經(jīng)·舊約·列王紀上》第3章，關(guān)于所羅門王斷案的著名故事。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
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