最高法院：被訴侵權(quán)人是否實(shí)施使用商業(yè)秘密行為的司法審查思路
根據(jù)被訴侵權(quán)人研發(fā)情況、原告研發(fā)生產(chǎn)情況、被訴侵權(quán)人接觸可能性等因素，綜合認(rèn)定被告是否使用原告商業(yè)秘密
閱讀提示
要求被告舉證，并不是一句輕描淡寫、無關(guān)痛癢的話，這意味著如果被告不能舉證，法院就會(huì)對(duì)其做不利的認(rèn)定，甚至你可以將它理解為“法院即將開具的罰單”。在商業(yè)秘密案件中，除了審查原告主張的秘點(diǎn)是否構(gòu)成商業(yè)秘密外，還有一個(gè)非常關(guān)鍵且無法繞過的問題，那就是如何認(rèn)定被訴侵權(quán)人是否實(shí)施了侵犯商業(yè)秘密的行為。反法第九條規(guī)定了特定的侵犯商業(yè)秘密的情形，不同的侵權(quán)行為模式下法院審理認(rèn)定思路存在不同。本期，李營(yíng)營(yíng)律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)多年來辦理商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合近日最高人民法院審結(jié)的一則典型案例，與大家分享使用類型的侵權(quán)模式下，法院認(rèn)定是否實(shí)施侵權(quán)行為的思路。
裁判要旨
被訴侵權(quán)人具有接觸秘點(diǎn)的可能性且被告提供的秘點(diǎn)與原告主張保護(hù)的秘點(diǎn)無實(shí)質(zhì)區(qū)別的情況下，根據(jù)被訴侵權(quán)人研發(fā)情況、原告研發(fā)生產(chǎn)情況、被訴侵權(quán)人接觸可能性等因素，綜合認(rèn)定被告是否使用原告商業(yè)秘密。
基本案情
1. 原告長(zhǎng)某公司成立于1998年7月28日，前身為湖南省某生命科學(xué)研究所，經(jīng)營(yíng)范圍包括研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售藥品滋陰強(qiáng)生口服液、生物制品長(zhǎng)某露等。長(zhǎng)某公司自行研發(fā)了滋陰強(qiáng)生口服液藥品部分生產(chǎn)技術(shù)，并申請(qǐng)了相關(guān)專利，采取了保密措施。
2. 韓某華為原告長(zhǎng)某公司總經(jīng)理，于2018年9月離職后入職被告匯某公司。李某梅為原告辦公室主任，于2018年8月離職后入職被告匯某公司。焦某賓為長(zhǎng)原告生產(chǎn)制造部設(shè)備主管，于2018年10月離職后入職匯某公司。
3. 2017年10月24日，韓某華與案外人等共同入股成立匯某公司。2018年12月7日，匯某公司的股東變更為韓某華、李某梅，法定代表人變更為李某梅。
4. 原告長(zhǎng)某公司發(fā)現(xiàn)被告匯某公司生產(chǎn)銷售與“滋陰強(qiáng)生口服液”相似的產(chǎn)品，向工商部門舉報(bào)。后工商部門突擊檢查中發(fā)現(xiàn)匯某公司的生產(chǎn)規(guī)程與原告極為相似。原告隨后向長(zhǎng)沙中院起訴，要求各被告立即停止侵權(quán)，賠償損失400萬。
5. 原告委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)原被告的生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)行同一性鑒定，結(jié)論為實(shí)質(zhì)相同。
6. 2023年，長(zhǎng)沙中院一審認(rèn)為原告秘點(diǎn)構(gòu)成商業(yè)秘密，但認(rèn)定匯某公司工藝規(guī)程與長(zhǎng)某公司工藝規(guī)程不構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同，未支持原告其他技術(shù)內(nèi)容的保護(hù)訴求，判決各被告立即停止侵權(quán)，賠償損失226萬元。原告和被告均不服，上訴于最高人民法院。
7. 2024年1月，最高人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。
爭(zhēng)議焦點(diǎn)
匯某公司等被訴侵權(quán)人是否實(shí)施了使用涉案商業(yè)秘密的行為？
法院裁判觀點(diǎn)
一、首先，審查清楚被告匯某公司是否存在不正當(dāng)獲取涉案商業(yè)秘密的行為，這是審查被告是否使用涉案商業(yè)秘密行為的重要前提。
關(guān)于該點(diǎn)，最高人民法院認(rèn)為，基于在案證據(jù)，韓某華、李某梅、焦某賓違反保密義務(wù)，向匯某公司披露涉案技術(shù)信息，匯某公司不正當(dāng)獲取涉案技術(shù)信息具有高度蓋然性，一審法院認(rèn)為匯某公司以不正當(dāng)手段獲取了長(zhǎng)某公司的涉案技術(shù)信息具有事實(shí)和法律依據(jù)。
二、其次，審查原告主張保護(hù)的秘點(diǎn)與被告自證來源的秘點(diǎn)是否存在實(shí)質(zhì)區(qū)別。
最高人民法院認(rèn)為，在匯某公司存在不正當(dāng)獲取涉案商業(yè)秘密的行為，且匯某公司銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與長(zhǎng)某公司“長(zhǎng)某露”產(chǎn)品功效近似、匯某公司曾對(duì)外宣傳被訴侵權(quán)產(chǎn)品系長(zhǎng)某公司“長(zhǎng)某露”產(chǎn)品的升級(jí)產(chǎn)品的情況下，應(yīng)由匯某公司承擔(dān)舉證責(zé)任，證明其實(shí)際實(shí)施的工藝規(guī)程與長(zhǎng)某公司工藝規(guī)程不同。本案中，監(jiān)測(cè)報(bào)告中記載的匯某公司制備被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程與長(zhǎng)某公司主張的秘點(diǎn)2、秘點(diǎn)6中黃精煮提工藝無實(shí)質(zhì)性區(qū)別。
三、最后，接觸+相似均成立的前提下，被訴侵權(quán)人必須舉證證明其有合法來源。否則，法院將根據(jù)原告發(fā)展歷程、研發(fā)情況、研發(fā)證據(jù)、被告研發(fā)證據(jù)、被告接觸可能性對(duì)被告作出不利的認(rèn)定。
最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于能否認(rèn)定匯某公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程使用了涉案技術(shù)信息。雖然匯某公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程僅部分內(nèi)容與長(zhǎng)某公司主張的部分商業(yè)秘密構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同，但是，根據(jù)在案證據(jù)依然應(yīng)當(dāng)認(rèn)定匯某公司使用了涉案技術(shù)信息，對(duì)此，本院分析如下：首先，長(zhǎng)某公司成立于1998年7月28日，前身為湖南省常德長(zhǎng)某生命科學(xué)研究所，經(jīng)營(yíng)范圍包括研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售藥品滋陰強(qiáng)生口服液、生物制品長(zhǎng)某露等；其次，長(zhǎng)某公司經(jīng)過研究開發(fā)于2005年申請(qǐng)了涉案專利；2014年11月25日，獲得滋陰強(qiáng)生口服液藥品生產(chǎn)許可證；2017年7月3日，獲得GMP認(rèn)證；長(zhǎng)某公司編制了《滋陰強(qiáng)生口服液生產(chǎn)工藝規(guī)程》，2017年7月開始生產(chǎn)“長(zhǎng)某露”牌滋陰強(qiáng)生口服液。顯然，長(zhǎng)某公司“長(zhǎng)某露”牌滋陰強(qiáng)生口服液產(chǎn)品從申請(qǐng)專利到推向市場(chǎng)，經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)10多年的研究、開發(fā)過程。再次，2017年10月24日，韓某華與案外人龐某杰等共同入股成立匯某公司，二個(gè)月后，即2017年12月26日，匯某公司就印發(fā)了由李某梅審核、韓某華批準(zhǔn)的匯某公司工藝規(guī)程，而對(duì)于該工藝規(guī)程的研發(fā)過程沒有提交任何證據(jù)予以證明。顯然，匯某公司工藝規(guī)程并非匯某公司自身研發(fā)成果。最后，由于韓某華、李某梅、焦某賓均系長(zhǎng)某公司前員工且均參與過長(zhǎng)某公司研發(fā)工作，該三人在獲取長(zhǎng)某公司涉案技術(shù)信息之后，具有進(jìn)一步研發(fā)改進(jìn)生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)條件，結(jié)合被訴侵權(quán)產(chǎn)品與滋陰強(qiáng)生口服液系相似產(chǎn)品，且無論是匯某公司工藝規(guī)程還是監(jiān)測(cè)報(bào)告中記載的匯某公司制備被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程均包含有與涉案技術(shù)信息實(shí)質(zhì)相同的工藝規(guī)程，因此，即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工業(yè)規(guī)程有與涉案技術(shù)信息不同之處，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定相關(guān)不同之處是在使用了長(zhǎng)某公司涉案技術(shù)信息后的適應(yīng)性調(diào)整和改變，這種適應(yīng)性調(diào)整和改變本身就是對(duì)長(zhǎng)某公司涉案商業(yè)秘密的使用行為。
綜上所述，最高人民法院認(rèn)為，長(zhǎng)某公司提交的在案證據(jù)能夠證明匯某公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程使用了涉案商業(yè)秘密。
案例來源：《湖南長(zhǎng)某生物工程股份有限公司、湖南匯某生物科技有限公司等侵害商業(yè)秘密糾紛二審判決書》[案號(hào)：(2022)最高法知民終17號(hào)]
商密實(shí)戰(zhàn)指南
一、商業(yè)秘密案件中，被告全程負(fù)有高度的舉證責(zé)任。無論在何種情況下，被告均負(fù)有自證清白的責(zé)任和義務(wù)，否則，一旦成立具有接觸可能性+相似這兩個(gè)條件，等待被告的就是敗訴+賠償命運(yùn)。
如果原被告生產(chǎn)的產(chǎn)品系存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的相似產(chǎn)品，此時(shí)，一旦法院認(rèn)定被告以不正當(dāng)手段獲取了原告的技術(shù)秘密，那么，就會(huì)認(rèn)定涉案商業(yè)秘密確實(shí)存在被使用的風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)要求被告就其不存在侵犯商業(yè)秘密的行為承擔(dān)舉證責(zé)任。要求被告舉證，并不是一句輕描淡寫、無關(guān)痛癢的話，這意味著如果被告不能舉證，法院就會(huì)對(duì)其做不利的認(rèn)定。例如，如果被告不能舉證其未不正當(dāng)獲取，法院就會(huì)認(rèn)定其存在不正當(dāng)獲取的高度可能性。如果被告不能舉證其有合法來源，法院就會(huì)認(rèn)定其無合法來源。如果被告不能舉證涉案產(chǎn)品的利潤(rùn)率等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，法院就會(huì)朝著對(duì)原告有利、對(duì)被告不利的方向認(rèn)定被告獲利金額等等。所以，法院要求被告舉證絕對(duì)不是一句輕松的話，甚至你可以將它理解為“法院即將開具的罰單”。
二、被告舉證了技術(shù)的“合法來源”，絕不意味著可以“安全著陸”。
根據(jù)我們辦理大量商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗(yàn)，在全面研究公開渠道下最高法院審理的商業(yè)秘密案件之后，我們法院，在商業(yè)秘密案件中，不管被告能不能提交“合法來源”的證據(jù)，也不管被告提交的技術(shù)來源是否與原告一致，內(nèi)容是否實(shí)質(zhì)相同，都難逃敗訴命運(yùn)。這是因?yàn)?，在法院看來，雖然被告提交的工藝規(guī)程與原告工藝規(guī)程存在較大差異，但被告工藝規(guī)程的編制人員均系原告前員工，無法達(dá)到高度排除被告單獨(dú)編制工藝規(guī)程以規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)的可能性。在法律、司法解釋將證明不存在侵害商業(yè)秘密行為的舉證責(zé)任分配給涉嫌侵權(quán)人的情況下，被告應(yīng)以公證、錄像等方式直接證明實(shí)際生產(chǎn)過程，其僅提交了書面的工藝規(guī)程尚不足以證明其不存在侵害商業(yè)秘密的行為，故被告應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果，據(jù)此認(rèn)定被告實(shí)際使用了涉案商業(yè)秘密。
三、商業(yè)秘密案件中，權(quán)利人在提交鑒定時(shí)一定注意提交鑒材的形式合法性和內(nèi)容的完整性，在這個(gè)過程中，務(wù)必由專業(yè)的商業(yè)秘密律師介入，防止出現(xiàn)本案中法院對(duì)部分秘點(diǎn)不承認(rèn)、不認(rèn)定、不支持的情況。
本案中，原告實(shí)際上是擁有全套的涉案產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的，但是原告提交給鑒定機(jī)構(gòu)和法院的《工藝規(guī)程技術(shù)控點(diǎn)》中卻缺少該公司工藝規(guī)程中關(guān)于龜∕魚提取物的相對(duì)密度、PH值、蛋白質(zhì)含量、具體生產(chǎn)流程和工藝、收率/物料平衡計(jì)算方法及限度、原藥材消耗定額、輔料消耗定額、設(shè)備組合等具體、詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)信息，直接導(dǎo)致文件上記載的內(nèi)容與所主張保護(hù)的商業(yè)秘密存在明顯差異，法院對(duì)相應(yīng)的鑒定意見未采信。因未發(fā)現(xiàn)檢材中記載有對(duì)應(yīng)的技術(shù)信息，法院對(duì)缺少秘點(diǎn)載體的部分未支持。這就會(huì)導(dǎo)致原告的部分秘點(diǎn)已經(jīng)被暴露，后續(xù)存在被他人“免費(fèi)合法”使用的情況。
李營(yíng)營(yíng)律師提示：知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件，尤其是商業(yè)秘密案件涉及證據(jù)保全、秘點(diǎn)的總結(jié)和確定、非公知的分析論證、采取合理保密措施的分析論證、非公知鑒定、同一性鑒定、損失鑒定、損失計(jì)算、侵權(quán)論證、證據(jù)規(guī)則的巧妙運(yùn)用等多項(xiàng)復(fù)雜法律問題，案件本身難度大、綜合性強(qiáng)，稍有不慎就會(huì)滿盤皆輸。不管是原告還是被告，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專業(yè)的、有豐富經(jīng)驗(yàn)的商業(yè)秘密律師，為案件和自身合法權(quán)益保駕護(hù)航。記住，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件，尤其是商業(yè)秘密案件中，沒有絕對(duì)的法律觀點(diǎn)?？梢哉f每一個(gè)案件都有50%的勝訴率和50%的敗訴率，當(dāng)事人如果聘請(qǐng)專業(yè)的商業(yè)秘密律師，就可以大大提升爭(zhēng)取另外50%勝訴的希望、降低另外50%敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。
【聲明：本文系作者對(duì)人民法院在個(gè)案中裁判觀點(diǎn)的提煉總結(jié)，旨在幫助讀者快速了解司法實(shí)踐中法院在部分案件中處理具體法律問題的裁判規(guī)則，不代表作者對(duì)具體裁判觀點(diǎn)的認(rèn)同，更不代表本文作者對(duì)某一具體法律問題的法律意見或法律觀點(diǎn)。由于查詢渠道受限且本文引用案例并非指導(dǎo)性案例，因此，本文中體現(xiàn)的裁判觀點(diǎn)不具有普遍的指導(dǎo)意義。同時(shí)，由于個(gè)案差異性極大，建議大家在具體案件辦理中，委托專業(yè)律師結(jié)合具體案件事實(shí)、具體法律規(guī)定，對(duì)具體案件中的具體法律問題進(jìn)行分析論證，得出契合個(gè)案的正確結(jié)論?！?/p>
專業(yè)背景介紹：李營(yíng)營(yíng)，北京云亭律師事務(wù)所律師，高級(jí)企業(yè)合規(guī)師，畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業(yè)資格，專注于與技術(shù)相關(guān)的爭(zhēng)議解決和保護(hù)、民商事訴訟與仲裁、保全與執(zhí)行等實(shí)務(wù)領(lǐng)域，在最高人民法院、各省級(jí)高級(jí)人民法院成功辦理多起重大疑難復(fù)雜案件，辦理案件標(biāo)的金額超過百億元。李營(yíng)營(yíng)律師深耕知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事糾紛和刑事犯罪領(lǐng)域多年，對(duì)涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)（尤其是商業(yè)秘密民刑案件、與技術(shù)相關(guān)的合同糾紛）相關(guān)法律問題均有深入研究。李營(yíng)營(yíng)律師代理的多起知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件獲得判決的勝訴結(jié)果，代理多起客戶作為原告成功爭(zhēng)取法院3倍懲罰性賠償，代理的多起被告客戶成功爭(zhēng)取法院判定不構(gòu)成侵權(quán)的勝訴結(jié)果，代理多起被害企業(yè)成功啟動(dòng)刑事立案、刑事追訴、成功爭(zhēng)取犯罪分子得到刑事處罰結(jié)果；代理多起被告人/被告單位處理的涉商業(yè)秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時(shí)，李營(yíng)營(yíng)律師在商業(yè)秘密體系建設(shè)領(lǐng)域，也具有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。協(xié)助多家企業(yè)客戶完成企業(yè)商業(yè)秘密保密體系運(yùn)行情況的法律盡職調(diào)查，成功為多家企業(yè)客戶建設(shè)完善的商業(yè)秘密保密體系。截至目前，李營(yíng)營(yíng)律師在“法客帝國(guó)”“民商事裁判規(guī)則”“保全與執(zhí)行”等公眾號(hào)發(fā)表與技術(shù)、商業(yè)秘密、公司實(shí)務(wù)、保全與執(zhí)行等話題相關(guān)專業(yè)文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉(zhuǎn)載，廣受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。李營(yíng)營(yíng)律師團(tuán)隊(duì)一直致力技術(shù)保護(hù)和與技術(shù)有關(guān)的爭(zhēng)議解決，多年來深入研究技術(shù)委托開發(fā)合同、技術(shù)合作開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)化合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)許可合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同、技術(shù)培訓(xùn)合同、技術(shù)中介合同、技術(shù)進(jìn)口合同等與技術(shù)合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決，在該特定領(lǐng)域內(nèi)發(fā)布了數(shù)百篇專業(yè)文章，對(duì)技術(shù)合同糾紛案件有扎實(shí)并深入的研究，熟悉該領(lǐng)域內(nèi)常見、多發(fā)的問題和爭(zhēng)議焦點(diǎn)，熟悉法院實(shí)務(wù)裁判規(guī)則，擅長(zhǎng)擬定各類技術(shù)合同，能夠迅速精準(zhǔn)識(shí)別合作的風(fēng)險(xiǎn)和合同漏洞，可以協(xié)助開發(fā)方或委托方提前控制好法律風(fēng)險(xiǎn)，提供風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、及時(shí)解決風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)技術(shù)項(xiàng)目安全高效運(yùn)行。2022年，李營(yíng)營(yíng)律師結(jié)合多年來辦理大量執(zhí)行審查類相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，以真實(shí)案例為導(dǎo)向，對(duì)各種業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的主要法律問題、典型裁判規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和解決方案建議進(jìn)行類型化匯總和歸納，合著出版《保全與執(zhí)行：執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴實(shí)戰(zhàn)指南》。接下來，李營(yíng)營(yíng)律師團(tuán)隊(duì)會(huì)陸續(xù)出版商業(yè)秘密實(shí)戰(zhàn)的相關(guān)書籍、技術(shù)合同糾紛實(shí)戰(zhàn)指南、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)戰(zhàn)的相關(guān)書籍、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的相關(guān)書籍。
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